por Marcello Ávila Nascimento
A indenização por uso indevido de marca ou patente é calculada pelos critérios da Lei nº 9.279/1996 (LPI). Pelo art. 210, os lucros cessantes são determinados pelo critério mais favorável ao titular, entre três possibilidades: o que ele teria ganho sem a violação, o que o infrator ganhou com ela ou o valor de uma licença. Além do dano material, o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o dano moral pelo uso indevido de marca é presumido.
1. O direito à reparação
O art. 209 da LPI assegura ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e de concorrência desleal. O art. 208 estabelece a regra geral: a indenização é determinada pelos benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.
2. Os três critérios do art. 210
Os lucros cessantes são determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os seguintes:
- os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido, como as vendas perdidas para o produto contrafeito;
- os benefícios auferidos pelo autor da violação, ou seja, o lucro obtido pelo infrator com o uso indevido;
- a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular pela concessão de uma licença que lhe permitisse explorar legalmente o bem, como os royalties de mercado.
A escolha do critério é feita na fase de liquidação, em geral com apoio de perícia contábil. O critério da licença é especialmente útil quando é difícil provar a perda de vendas ou o lucro do infrator.
3. O dano moral presumido
O STJ firmou o entendimento de que o dano moral decorrente do uso indevido de marca é presumido (in re ipsa): basta a comprovação da violação, sem necessidade de demonstrar prejuízo concreto à imagem da empresa. O precedente mais citado é o REsp 1.327.773/MG, da Quarta Turma, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão e julgado em 28/11/2017.
4. Medidas além da indenização por uso indevido de marca
A ação pode reunir, além das perdas e danos, o pedido de abstenção do uso, com multa em caso de descumprimento, a apreensão dos produtos e a destruição do material com a marca contrafeita. O juiz pode determinar liminarmente a sustação da violação (art. 209, § 1º, da LPI). A violação de marca e de patente também é crime (arts. 183 a 190 da LPI).
5. O prazo para cobrar
Prescreve em cinco anos a ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial (art. 225 da LPI). Em violações continuadas, o termo inicial e o alcance do período indenizável dependem do caso.
Os termos técnicos estão no glossário de propriedade intelectual.
Para avaliar o seu caso, fale conosco pelo WhatsApp ou veja a página do advogado de marcas e a do advogado de patentes.
Perguntas frequentes
Como é calculada a indenização por uso indevido de marca?
Pelo critério mais favorável ao titular, entre os três do art. 210 da LPI: o que o titular teria ganho sem a violação, o que o infrator ganhou com ela ou o valor que o infrator teria pago por uma licença.
O uso indevido de marca gera dano moral?
Sim. O STJ entende que o dano moral pelo uso indevido de marca é presumido (in re ipsa), bastando provar a violação (REsp 1.327.773/MG, Quarta Turma, julgado em 28/11/2017).
Qual o prazo para pedir indenização por violação de marca ou patente?
O prazo é de cinco anos (art. 225 da LPI).
