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Dúvidas frequentes sobre o processo de registro de marca

 

O que fazer quando a marca está em Oposição?

Deve-se apresentar a defesa do pedido em 60 dias.

O status do pedido lançado no extrato do INPI como “Oposição” ou “Aguardando Manifestação sobre Oposição” indica que foi protocolada uma oposição ao registro de sua marca, ou seja, um terceiro atacou seu pedido para impedir o registro, normalmente, com base em um (suposto) direito anterior que impediria sua marca de ser registrada.

Da data da publicação do despacho que informa a apresentação da Oposição, conta-se um prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação da Manifestação sobre Oposição, isto é, uma contestação aos argumentos apresentados pelo Opoente e defesa da regularidade do registro da marca.

O titular da marca deverá pagar apenas a taxa devida ao INPI (R$ 90,00). Não há cobranças de honorários, pois com o escritório Ávila Nascimento Advocacia o Depositante paga um valor único com o depósito do pedido até o certificado.

Embora não seja obrigatória, a apresentação da Manifestação à Oposição fortalece o pedido da marca.

Meu pedido de registro de marca foi publicado pelo INPI e comecei a receber vários boletos com cobranças e mensagens alarmistas, o que devo fazer?

Nada. É golpe. Não sendo proveniente do Procurador contratado é golpe.

Desde que a profissão de Agente da Propriedade Industrial deixou de ser regulamentada, por (mais) uma decisão polêmica do judiciário, a quantidade de golpes, em nosso sentir, aumentou exponencialmente no mercado causando prejuízo às empresas, aos usuários do sistema e até mesmo à imagem do INPI exposta a toda sorte de intenções.

O que fazer quando o pedido de registro da marca é indeferido?

Deve-se interpor Recurso em 60 dias.

O status do pedido lançado no extrato do INPI como “Pedido Indeferido” indica que o INPI ao examinar seu pedido identificou que sua marca viola alguma proibição legal.

Da data da publicação do despacho que informa a decisão de Indeferimento do Pedido, conta-se um prazo de 60 (sessenta) dias para a apresentação de Recurso, isto é, uma objeção aos argumentos apresentados pelo INPI para negar o registro.

O titular da marca deverá pagar apenas a taxa devida ao INPI (R$ 350,00). Não há cobranças de honorários, pois com o escritório Ávila Nascimento Advocacia o Depositante paga um valor único com o depósito do pedido até o certificado.

Embora não seja obrigatória, a interposição do Recurso permite que sua marca seja reexaminada em segunda instância administrativa onde estão alocados os Examinadores mais experientes do INPI, o que aumenta as chances de um exame de melhor qualidade. Trata-se de uma segunda e, em tese, melhor chance de avaliação do seu pedido, sendo altamente recomendável.

Se a causa do indeferimento for registro anterior será possível  propor ao titular da anterioridade um acordo de coexistência das marcas e submetê-lo ao INPI com o Recurso. Contudo, o acordo de coexistência não tem efeito  vinculante (automático) sobre a decisão do INPI que analisará as marcas e as especificações envolvidas para admiti-lo ou não, podendo fazer exigências de alteração de produtos/serviços (e até das marcas). O risco de confusão para o consumidor é considerado inaceitável e de interesse público, sobrepondo-se à vontade particular das Partes. Produtos e serviços identificados pelas marcas não podem ser idênticos.

O que fazer quando o pedido de registro de marca é deferido?

Se a taxa de expedição do certificado de registro e proteção ao primeiro decênio já foi paga no depósito do pedido, não haverá nada a fazer. O titular receberá o certificado de registro no próprio extrato de tramitação online do INPI.

Caso contrário, deve-se pagar a referida taxa de expedição do certificado de registro e proteção ao primeiro decênio, para emissão do certificado e proteção dos primeiros dez anos de vigência do registro.

Em ambos os casos, não há cobranças de honorários, pois com o escritório Ávila Nascimento Advocacia o Depositante paga um valor único com o depósito do pedido até o certificado.

O que fazer quando a minha marca já foi registrada por outro?

Muitos empresários descobrem que a marca que ele usa pertence àquele que primeiro a registrou no INPI.

Entretanto, se já foram investidos recursos em comunicação, publicidade e divulgação, deve-se verificar a possibilidade de cancelar o registro do terceiro que impediu o deferimento do pedido. Uma vez extinto o registro impeditivo, a marca deverá ser redepositada.

Normalmente, os custos de alteração de marca são várias vezes superiores ao de se atacar um registro alheio no INPI, o que poderá ser feito por Processo Administrativo de Nulidade (R$ 425,00 de taxa do INPI e R$ 1.200,00 de honorários, em média) com base em pré-uso da marca (usuário anterior de boa-fé), ou pela instauração de um Procedimento de Caducidade (R$ 295,00 de taxa do INPI e R$ 1.200,00 de honorários, em média), se houver prazo em curso.

Não havendo prazo hábil para tais providências, deve-se criar/utilizar outra marca evitando-se processos judiciais e indenizações por uso indevido.

O que fazer quando alguém está usando minha marca registrada?

Impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres é uma prerrogativa legal do titular do registro a quem cabe o direito de zelar pela integridade material ou reputação da marca, usando dos meios legais para impedir que terceiros empreguem marca idêntica ou semelhante para identificar serviços ou produtos de outra procedência.

Antes da adoção de medidas judiciais (providência mais custosa, em média, R$ 15.000,00) costuma-se enviar uma Notificação Extrajudicial (menos custoso e altamente exitosa se bem manejada, em média R$ 2.500,00) solicitando a interrupção imediata do uso, podendo-se recorrer a ações judiciais coso o uso indevido persista.

O que fazer quando o registro da marca vai vencer?

Deve-se providenciar durante o último ano de vigência, a prorrogação do registro por meio do pagamento da respectiva taxa ao INPI (R$ 500,00) e honorários profissionais, em média R$ 800,00.

O que é acompanhamento e vigilância de marca?

Trata-se de serviço de acompanhamento do pedido ou registro de marca no INPI para garantir a ciência de movimentações e a prática de atos processuais necessários à manutenção do pedido de registro ou do registro da marca, dentro dos prazos legais.

Identificadas movimentações processuais, o titular da marca é comunicado sobre as providências necessárias, respectivos prazos, taxas federais e honorários (se houver).

O serviço inclui ainda a vigilância quanto ao depósito e registro por terceiros de marcas colidentes à do cliente para preservar a unicidade do sinal, ou seja, evitar a sua diluição que ocorre com a proliferação no mercado de marcas parecidas, fazendo com que a original perca sua capacidade distintiva e valor econômico. O custo médio deste serviço é de R$ 600,00 de anuidade por marca.

Identificadas ocorrências, o titular da marca é comunicado sobre as providências disponíveis para a conservação da unicidade da marca, que incluem apresentação de Oposição, Nulidade, Manifestação ao Recurso e Notificação Extrajudicial.

Restando dúvidas envie um e-mail para inpi@avilanascimento.adv.br, ou entre em contato pelo telefone (21) 3208-3838 ou pelo WhatsApp (21) 97272-8787.

Consulte-nos para o registro. Valor único para todo o processo, do pedido até o certificado. Sem surpresas. Pagamento parcelado. Pague somente se a marca for aprovada (consulte condições).

Referências:

1. INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Atos Normativos. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao. Acesso em 2024.

2. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 maio 1996.

3. Site oficial do escritório Ávila Nascimento Advocacia. Disponível em: https://avilanascimento.adv.br/#informativos. Acesso em 2024.

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