por Marcello Ávila Nascimento
Você abre a Revista da Propriedade Industrial e descobre que o INPI indeferiu o pedido de um terceiro com base no seu registro. A sensação é de vitória. Mas o indeferimento resolve o pedido, não o mercado: o depositante pode estar usando a marca desde o dia do depósito e pode continuar usando enquanto recorre. É aqui que entra a notificação extrajudicial de marca, o caminho mais rápido e mais barato para fazer o uso parar, desde que conduzida em todas as etapas por quem conhece a matéria. A notificação extrajudicial de marca é fundamental para proteger seus direitos.
O indeferimento não proíbe o uso
O INPI examina pedidos de registro; ele não fiscaliza o mercado. Quando indefere um pedido com base na sua marca, decide apenas que aquele sinal não pode ser registrado para aquele depositante. Não há ordem de retirada de produtos, de troca de fachada ou de exclusão de perfil em rede social.
O depositante ainda tem 60 dias para recorrer, e o recurso tem efeito suspensivo (art. 212 da Lei 9.279/96). O julgamento em segunda instância administrativa pode levar anos. Na vivência prática, ninguém espera a decisão final do INPI.
Enquanto isso, o uso continua, a clientela se forma em torno do sinal do outro e cada mês de convivência no mercado torna a reversão mais difícil e mais cara. Para que a marca dele de fato não prospere, a providência não cabe ao INPI, mas ao interessado.
O que a notificação extrajudicial de marca produz
A notificação é uma comunicação formal ao terceiro que identifica o seu registro (número, classe e especificação), o uso constatado e o pedido indeferido. Ela produz três efeitos que nenhuma decisão do INPI produz por você.
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- Ciência inequívoca. Depois dela, o notificado não pode alegar que desconhecia o seu direito.
- Marco da má-fé. O uso que continua após a ciência é deliberado. Isso pesa na apuração das perdas e danos (arts. 208 a 210 da LPI) e na caracterização do crime contra registro de marca (art. 189) e da concorrência desleal (art. 195). A doutrina clássica, de Gama Cerqueira a Hermano Duval, sempre deu à má-fé papel central na repressão à contrafação.
- Prova pré-constituída. A notificação, a resposta (ou o silêncio) e os registros do uso formam o dossiê que instrui uma eventual ação, inclusive o pedido de liminar (art. 209, § 1º).
A notificação extrajudicial de marca também traz a possibilidade de acordos rápidos e evita que o conflito se intensifique, beneficiando ambas as partes.
O titular do registro está em posição ainda mais firme do que o depositante: o direito de uso exclusivo do art. 129 já está constituído, como sempre sublinhou Denis Borges Barbosa ao tratar do caráter atributivo do registro. No artigo Pedido de Registro de Marca: qual o seu direito antes da concessão pelo INPI?, mostramos que a notificação serve até a quem ainda aguarda o registro.
Na prática, o notificado bem assessorado pondera o risco e para. Não porque a notificação tenha força de ordem judicial, mas porque continuar passa a custar muito mais do que parar.
O que se pede ao notificado
O pedido deve ser claro e proporcional. Exigir o impossível empurra o outro lado para o litígio.
- Que não inicie ou pare o uso do sinal em produtos, embalagens, fachada, site, redes sociais, marketplaces e domínio.
- Que desista do pedido no INPI e não recorra do indeferimento, ou desista do recurso já interposto.
- Um prazo razoável para a adequação e, quando for o caso, para o escoamento de estoque.
- A confirmação de tudo isso por escrito.
Se a cópia está nas redes, veja também o que fazer com marca copiada no Instagram. E, se foi você quem recebeu a notificação, leia Recebi notificação extrajudicial por uso de marca: o que fazer.
Antes de notificar: a checagem que quase ninguém faz
Notificar também é se expor. A primeira reação de um notificado bem assessorado é examinar o registro de quem notifica, e é aí que muita notificação se perde. Quem trabalha com volume e atendimento em massa, naturalmente e sem demérito, não consegue checar minimamente quem está no mercado há mais tempo, nem conferir com o cliente se ele está seguro das provas de uso da própria marca. Por isso, antes de enviar, verificamos:
- Quem chegou primeiro ao mercado. Se o notificado perceber que você conseguiu o registro, mas surgiu depois dele, estará dada a senha: ele pode pedir a nulidade do seu registro com base no direito de precedência de quem já usava a marca de boa-fé (art. 129, § 1º, da LPI). Pronto. Seu ataque virou contra-ataque.
- As provas de uso da sua própria marca. Registro sem uso por cinco anos está sujeito a caducidade (art. 143). Sem provas organizadas, o contra-ataque com pedido de caducidade pode ser bem-sucedido.
- As provas do uso indevido. Prints com data, links, notas fiscais e, quando o caso pede, ata notarial. Tudo reunido antes de o outro lado saber que está sendo observado.
A notificação mal fundamentada revela as fraquezas de quem notifica e convida o contra-ataque.
As etapas e o follow-up estratégico
A notificação não é um documento; é um procedimento. O resultado depende menos da carta e mais do que se faz depois dela.
- Diagnóstico e provas. Checagem do registro, análise do sinal usado pelo terceiro e coleta das provas.
- Redação e envio. Texto firme e proporcional, enviado por meio que comprove o recebimento: e-mail com confirmação, carta com aviso de recebimento ou Cartório de Títulos e Documentos.
- Leitura da resposta. Silêncio, recusa com contranotificação, pedido de prazo ou proposta de acordo. Cada uma pede um movimento diferente.
- Réplica ou negociação. Rebater a contranotificação ponto a ponto, ou fechar acordo de adequação, coexistência delimitada ou licença, sempre por escrito.
- Verificação do cumprimento. Acompanhar perfil, site e marketplaces, e conferir na RPI a desistência do pedido ou do recurso.
- Escalada, se preciso. Descumprido o combinado, a ação de abstenção de uso com pedido de liminar e perdas e danos já nasce com o dossiê pronto. A prova reunida na fase extrajudicial é o que sustenta o pedido de tutela de urgência, tema bem desenvolvido na obra coordenada por Marcelo Mazzola, Fredie Didier Jr. e Gustavo Osna.
Por que é mais rápida e mais barata que a justiça
Em nossa prática de 30 anos, a notificação bem conduzida costuma resolver em semanas o que no Judiciário levaria anos.
| Notificação extrajudicial | Ação judicial de abstenção | |
|---|---|---|
| Tempo | Semanas, conforme a resposta | Anos até a sentença, salvo liminar |
| Custo | Honorários do procedimento | Custas, honorários, eventual perícia e risco de sucumbência |
| Exposição | Restrita às partes | Processo, em regra, público |
| Saídas possíveis | Abstenção, adequação, coexistência, licença | Sentença, ou acordo no curso do processo |
| Quando usar | Primeiro movimento na maioria dos casos | Infrator que ignora a notificação ou age de má-fé evidente |
A notificação não exclui a ação. Quando o caso exige a via judicial, ela é o primeiro passo que a fortalece.
Quando a notificação mal conduzida sai mais cara do que não notificar
A notificação é eficaz quando manejada por jurídico especializado em todas as etapas. Mal conduzida, ela pode piorar a sua posição.
- Ameaça desproporcional. Exigências exageradas soam como intimidação e endurecem o outro lado.
- Fundamentação frágil. Ignorar a especificação do registro ou a distância entre os sinais dá ao notificado o argumento que ele procurava.
- Abandono após o envio. Notificar e não acompanhar ensina ao infrator que nada acontecerá, e o uso continua com mais confiança.
- Acordo verbal. Sem termo escrito, prazo e consequência para o descumprimento, o acordo vale pouco.
Conte com quem conduz o caso do começo ao fim
Se o seu registro serviu de base para o indeferimento do pedido de um terceiro, ou se você identificou uso indevido da sua marca, avaliamos o caso e conduzimos a notificação extrajudicial de marca em todas as etapas: da checagem do registro ao acompanhamento do cumprimento.
A experiência na condução de uma notificação extrajudicial de marca pode fazer toda a diferença entre uma resolução pacífica e um prolongado embate legal.
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Referências
BARBOSA, Denis Borges. A Propriedade Intelectual no Século XXI. 1. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009.
CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. 1. ed. Rio de Janeiro: Revista Forense, 1946.
DUVAL, Hermano. Concorrência Desleal. São Paulo: Saraiva, 1976.
MAZZOLA, Marcelo; DIDIER JR., Fredie; OSNA, Gustavo (coords.). Processo Civil e Propriedade Industrial. 3. ed. São Paulo: JusPodivm, 2025.
BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
Perguntas frequentes
O indeferimento do INPI obriga o concorrente a parar de usar a marca? Não. O indeferimento decide apenas que o sinal não pode ser registrado para aquele depositante. O INPI não fiscaliza o mercado, e o depositante ainda pode recorrer, com efeito suspensivo. Fazer o uso parar é providência do titular do registro.
O que é uma notificação extrajudicial de marca? É uma comunicação formal ao terceiro que usa sinal igual ou semelhante ao seu, identificando o registro e pedindo que ele não inicie ou pare o uso. Ela dá ciência inequívoca do seu direito e marca o momento a partir do qual o uso continuado passa a ser de má-fé.
A notificação é obrigatória antes de entrar na justiça? Não é obrigatória, mas é recomendável na maioria dos casos. Ela costuma resolver o conflito sem processo e, quando não resolve, fortalece a ação judicial com prova da ciência e da recusa.
Além disso, a notificação extrajudicial de marca é uma etapa estratégica que pode fortalecer sua posição em uma eventual disputa judicial.
O que fazer se o notificado não responder? O silêncio também é resposta. O próximo passo depende de o uso ter parado ou não: se continuar, cabe nova providência, que pode ser a ação de abstenção de uso com pedido de liminar.
Posso pedir que o notificado desista do pedido e do recurso no INPI? Sim. Além da abstenção de uso, a notificação pode pedir que o depositante desista do pedido e não recorra do indeferimento, ou desista do recurso já interposto. A desistência aparece depois na Revista da Propriedade Industrial.
Preciso de advogado para enviar a notificação? Não é obrigatório por lei, mas faz diferença. A checagem prévia do registro, a fundamentação e o acompanhamento de cada resposta são o que separa uma notificação eficaz de uma que convida o contra-ataque.
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Neste contexto, a notificação extrajudicial de marca serve como ferramenta de proteção e defesa de seus direitos, evitando perdas financeiras e danos à reputação da sua empresa.
Por isso, é imprescindível que o empresário conheça os benefícios e a importância da notificação extrajudicial de marca, que pode evitar complicações futuras.
Quando o uso continua, a notificação extrajudicial de marca se torna a solução mais adequada para impedir que a situação se agrave e cause prejuízos irreparáveis.
A prática mostra que a notificação extrajudicial de marca pode ser um divisor de águas na resolução de conflitos de marca, evitando disputas judiciais desgastantes.
A notificação extrajudicial de marca oferece uma abordagem proativa e eficiente para resolver conflitos de marca, evitando complicações futuras e assegurando direitos.
Ao considerar o envio de uma notificação extrajudicial de marca, é crucial entender todos os aspectos legais e as implicações que ela pode ter para a sua marca e mercado.
Com a notificação extrajudicial de marca, é possível estabelecer um diálogo cordial e produtivo com o infrator, buscando uma solução amigável que preserve os direitos de todos.
É fundamental que o empresário esteja atento às orientações sobre como elaborar uma notificação extrajudicial de marca para que a mesma seja efetiva e atenda aos seus objetivos.
Muitas vezes, uma notificação extrajudicial de marca bem feita pode evitar a judicialização de um conflito, preservando uma relação comercial que pode ser vantajosa no futuro.
Ao final, a notificação extrajudicial de marca é uma ferramenta que deve ser utilizada com cautela e estratégia, visando sempre a proteção dos interesses do titular da marca.
Saber quando e como usar a notificação extrajudicial de marca pode fazer a diferença na proteção da sua marca e na manutenção de sua imagem no mercado.
A notificação extrajudicial de marca pode ser um passo decisivo para evitar processos judiciais, especialmente quando feita de forma correta e fundamentada.
Lembre-se sempre de que a notificação extrajudicial de marca é uma ferramenta poderosa que, se utilizada adequadamente, pode evitar grandes problemas legais no futuro.
Por isso, ao atuar na proteção de sua marca, considere sempre a notificação extrajudicial de marca como uma das principais ações a serem realizadas.
Uma notificação extrajudicial de marca bem elaborada traz não apenas segurança jurídica, mas também imagem positiva ao seu negócio.
Assim, a notificação extrajudicial de marca não é apenas um passo formal, mas uma ação essencial para a proteção do seu ativo mais valioso: sua marca.
A primeira coisa a lembrar ao redigir uma notificação extrajudicial de marca é a clareza e a objetividade, garantindo que todos os pontos críticos sejam abordados.
Por fim, lembre-se de que uma notificação extrajudicial de marca, se realizada com o devido cuidado, pode evitar complicações futuras e preservar a integridade da sua marca.
Por fim, não esqueça que a notificação extrajudicial de marca deve sempre ser acompanhada de provas que sustentem suas reivindicações, assegurando a eficácia da comunicação.
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