por Marcello Ávila Nascimento
Você depositou o pedido de registro da sua marca no INPI. Pagou a taxa, recebeu o número do processo, acompanha o andamento pelo sistema. Mas o registro ainda não foi concedido, e enquanto isso você descobriu que um concorrente está usando um sinal igual ou muito parecido com o seu. A dúvida é imediata: sem o registro em mãos, o pedido de registro de marca garante algum direito? Pode fazer alguma coisa?
A resposta é sim. E entender por quê é fundamental para agir no momento certo e da forma certa.
O REGISTRO CONSTITUI O DIREITO, MAS NÃO É O ÚNICO DIREITO QUE EXISTE
O sistema brasileiro de marcas é o que os juristas chamam de sistema atributivo: quem adquire o direito sobre a marca é quem obtém o registro, não quem simplesmente usa o sinal primeiro. Isso está no artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/1996). É diferente, por exemplo, do sistema americano, onde o uso continuado no mercado pode por si só gerar direitos sobre a marca.
Mas o sistema atributivo brasileiro não ignora o período entre o depósito e a concessão. A própria lei reconhece que o pedido de registro cria algo juridicamente relevante antes mesmo de ser aprovado. Esse algo tem um nome técnico: expectativa de direito.
A expectativa de direito não é o direito pleno sobre a marca (esse só vem com o registro). Mas tampouco é nada. É uma posição jurídica reconhecida, que a lei protege e que os tribunais levam a sério. O professor e jurista Hermano Duval, um dos maiores especialistas brasileiros em concorrência desleal, já ensinava que o uso indevido de sinal alheio pode configurar ato ilícito mesmo quando o ofendido ainda não tem o registro consolidado, desde que seu direito esteja em formação e o uso do terceiro seja capaz de causar confusão no mercado.
A doutrina europeia, especialmente os juristas portugueses e franceses que influenciaram profundamente o direito marcário brasileiro, fala em droit en formation (direito em formação). O depósito do pedido não é um ato neutro: ele marca publicamente a intenção do depositante de reservar aquele sinal. Quem passa a usar sinal idêntico ou similar depois do depósito não pode alegar ignorância.
O QUE MUDA A PARTIR DO MOMENTO EM QUE O TERCEIRO TOMA CIÊNCIA
Aqui está o ponto mais importante (e o menos compreendido) de toda essa questão.
O problema do período entre o depósito e o registro não é apenas jurídico. É também probatório. Enquanto o terceiro puder argumentar que desconhecia a existência do seu pedido, a caracterização de má-fé fica mais difícil. Mas a partir do momento em que você o notifica formalmente, por escrito e com documentação do seu pedido de registro, essa possibilidade desaparece.
A notificação extrajudicial bem fundamentada cumpre uma função que vai além de pedir que o outro pare de usar o sinal. Ela registra, com data e conteúdo comprovados, que o terceiro tomou ciência da sua expectativa de direito. A partir desse momento, qualquer continuidade no uso do sinal colidente passa a ser feita com pleno conhecimento da situação. Isso tem consequências diretas:
A eventual indenização por danos, se você vier a obtê-la após a concessão do registro, pode ser calculada a partir da data da notificação, e não apenas da data do registro. Os tribunais brasileiros têm reconhecido esse entendimento em casos de uso indevido de marca ainda em fase de análise no INPI.
A caracterização de concorrência desleal (prevista no artigo 195 da LPI e amplamente desenvolvida pela doutrina, inclusive nas obras clássicas de Hermano Duval) fica substancialmente mais sólida quando há prova de que o terceiro conhecia o seu pedido e continuou usando o sinal mesmo assim.
Em outras palavras: a notificação transforma um conflito de difícil resolução em um conflito com data de início documentada. E isso vale muito.
A PERSPECTIVA DE QUEM RECEBE A NOTIFICAÇÃO
Ao longo de anos de atuação, defendemos clientes que estavam do outro lado desta situação, empresas que receberam notificações de titulares de pedidos de registro ainda não concedidos.
O que fazemos nessa posição? Avaliamos tecnicamente se o pedido de registro do notificante tem probabilidade real de concessão, se os sinais são de fato colidentes, e se a situação do nosso cliente é juridicamente sustentável. Na maioria dos casos, a orientação é clara: interromper o uso do sinal, mesmo que o registro do outro lado ainda não exista.
Por quê? Porque continuar usando o sinal após a notificação, sabendo da existência do pedido, é assumir um risco desproporcional. Se o registro for concedido (e na maioria dos casos em que o pedido é sólido, ele será), o período de uso posterior à notificação vira uma exposição concreta a pedidos de indenização e de prestação de contas pelos lucros obtidos.
Um concorrente bem assessorado para de usar. Não exatamente porque seja obrigado naquele momento, mas porque o custo de continuar é muito maior do que o de parar.
Isso significa que uma notificação extrajudicial bem elaborada, mesmo antes do registro, frequentemente resolve o problema sem necessidade de ação judicial.
O QUE FAZER NA PRÁTICA: A SEQUÊNCIA RECOMENDADA
Se você descobriu que alguém está usando sinal igual ou similar ao seu enquanto seu pedido ainda está em análise no INPI, aqui está a sequência que recomendamos:
Primeiro, verifique a situação do seu pedido. Confirme que ele está ativo, que não há pendências não respondidas, e qual é o estágio atual da análise. Um pedido com exigências em aberto ou em fase de recurso tem uma posição diferente de um pedido em exame regular.
Segundo, avalie o sinal utilizado pelo terceiro. Identidade ou semelhança com o seu sinal, os produtos ou serviços envolvidos, e a probabilidade de confusão no mercado são os fatores que determinam a solidez da sua posição. Nem todo uso de sinal parecido é necessariamente uma violação, pois o Princípio da Especialidade, que limita a proteção à classe de produtos ou serviços registrados, é relevante aqui.
Terceiro, verifique se o terceiro tem pedido ou registro próprio. Se ele também depositou um pedido para sinal similar, a estratégia muda: pode ser necessário apresentar oposição ao pedido dele no INPI, dentro do prazo de 60 dias a partir da publicação na Revista da Propriedade Industrial, ou considerar um pedido de nulidade se o registro já foi concedido.
Quarto, se a situação justificar, envie uma notificação extrajudicial fundamentada. Esse documento deve identificar com precisão o seu pedido de registro, descrever o uso indevido que você identificou, e deixar claro que o destinatário está tomando ciência formal da sua expectativa de direito. Uma notificação mal redigida pode ser ineficaz ou, pior, revelar fraquezas na sua posição que o outro lado vai explorar.
Quinto, avalie se a situação justifica medida judicial. Em casos de uso intensivo, de dano reputacional em curso, ou de concorrente que não reage à notificação, é possível buscar medida cautelar de abstenção de uso ainda durante o período de análise do pedido. Os tribunais brasileiros têm deferido este tipo de medida quando a expectativa de direito do depositante é clara e o dano é demonstrável.
O MONITORAMENTO ATIVO FAZ TODA A DIFERENÇA
A maioria dos depositantes descobre o uso indevido por acaso: um cliente menciona, aparece numa busca na internet, alguém vê numa feira. Esse é o pior cenário, porque o uso já pode estar consolidado há meses ou anos.
O monitoramento ativo do mercado e da Revista da Propriedade Industrial (onde são publicados todos os novos pedidos de registro de marcas) permite identificar conflitos logo que surgem. Detectar cedo significa agir cedo, o que aumenta as chances de resolver o problema de forma menos custosa e mais eficaz. Se você ainda não tem um sistema de monitoramento para a sua marca, este é o momento de adotar um. Conte conosco.
Vale, porém, uma advertência sobre outro tipo de serviço que tem circulado em anúncios nas redes sociais: ferramentas que prometem “derrubar” perfis e anúncios de concorrentes em plataformas como Instagram e Mercado Livre. Algumas automatizam denúncias legítimas de uso indevido de marca registrada nos canais oficiais das plataformas, o que pode ser útil quando o registro já foi concedido. Outras, no entanto, operam de forma agressiva, usando denúncias em massa ou alegações de violação questionáveis como instrumento de eliminação de concorrentes. Além de ineficazes a médio prazo, essas práticas podem configurar abuso de direito e concorrência desleal pelo próprio denunciante — invertendo completamente a posição jurídica de quem deveria ser o ofendido. Monitorar é essencial, mas o instrumento escolhido e a forma de usá-lo fazem toda a diferença.
EM RESUMO
O depósito do pedido de registro não deixa você desprotegido. Ele cria uma expectativa de direito reconhecida pela lei e pela jurisprudência brasileira, que pode ser invocada antes mesmo da concessão do registro. A notificação extrajudicial bem fundamentada é o instrumento mais eficaz para documentar que o terceiro teve ciência da sua posição, e essa ciência tem valor jurídico concreto, tanto para a caracterização de concorrência desleal quanto para o cálculo de eventual indenização futura.
Mas a eficácia de cada um desses instrumentos depende de como são utilizados. Uma notificação mal formulada pode ser ignorada ou rebatida com facilidade. Uma avaliação técnica incorreta da situação do terceiro pode levar a um conflito desnecessário, ou a perder um prazo importante.
Se você está nessa situação, o primeiro passo é uma avaliação precisa do seu caso antes de qualquer ação.
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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© Ávila Nascimento Advocacia. Este artigo tem finalidade informativa e não constitui aconselhamento jurídico. Para orientação sobre situações específicas, consulte nosso escritório diretamente.
FAQ — MARCA DEPOSITADA NO INPI: DIREITOS ANTES DO REGISTRO
O que fazer se alguém estiver usando minha marca enquanto o pedido ainda está em análise no INPI?
A sequência recomendada é: verificar a situação do seu pedido no INPI, avaliar se o sinal usado pelo terceiro é de fato colidente, verificar se o terceiro tem pedido ou registro próprio, e, se a situação justificar, enviar uma notificação extrajudicial fundamentada. Em casos mais graves, é possível buscar medida cautelar judicial de abstenção de uso mesmo antes da concessão do registro.
Posso cobrar indenização de quem usou minha marca antes de eu ter o registro?
Sim. Pela via da concorrência desleal, prevista no artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial.
Esta modalidade tem uma característica que poucos conhecem: ela não exige o registro da marca. Mais do que isso, sequer exige que o sinal seja registrável. O que a lei protege é a lealdade nas relações de mercado. Se o uso do sinal pelo terceiro é capaz de desviar clientela de forma fraudulenta, causar confusão no mercado ou se aproveitar indevidamente da reputação alheia, a conduta é ilícita independentemente da situação registral do sinal.
A indenização por esta via é de difícil obtenção na prática, pois exige prova robusta da conduta e do dano. Mas é uma via juridicamente autônoma, e a ausência de registro não a elimina.
O uso de sinal similar por terceiro configura concorrência desleal mesmo sem o registro concedido?
Pode configurar. O artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial tipifica a concorrência desleal, e a doutrina brasileira, especialmente nas obras de Hermano Duval e João da Gama Cerqueira, reconhece que o uso indevido de sinal alheio pode constituir ato ilícito mesmo quando o direito do ofendido ainda está em formação, desde que haja probabilidade de confusão no mercado e o terceiro tenha agido com ciência da situação.
E se o terceiro também tiver depositado um pedido de registro para sinal similar?
A estratégia muda. Nesse caso, pode ser necessário apresentar oposição ao pedido do terceiro no INPI, dentro do prazo de 60 dias contados da publicação na Revista da Propriedade Industrial. Se o registro já foi concedido ao terceiro, a via adequada é o pedido administrativo ou judicial de nulidade. A avaliação do melhor caminho depende das datas de depósito e da situação de cada pedido.
O Princípio da Especialidade afeta minha proteção durante o período de análise?
Sim. O Princípio da Especialidade limita a proteção marcária à classe de produtos ou serviços para a qual a marca foi registrada. Isso significa que nem todo uso de sinal parecido configura violação: se o terceiro atua em segmento completamente diferente do seu, a situação exige análise específica. Há exceções para marcas de alto renome, que têm proteção em todas as classes.
O que é monitoramento de marca e por que é importante nessa fase?
O monitoramento de marca é o acompanhamento sistemático da Revista da Propriedade Industrial (RPI) e do mercado em geral, com o objetivo de identificar novos pedidos de registro de sinais colidentes e usos indevidos logo que ocorrem. Detectar um conflito cedo permite agir dentro dos prazos legais e com mais opções estratégicas disponíveis. A maioria dos depositantes descobre o uso indevido por acaso e já em estágio avançado, o que reduz as alternativas.
Quanto tempo leva em média para o INPI conceder o registro de uma marca?
O prazo médio atual gira em torno de 18 meses em condições normais de exame, podendo ser substancialmente maior dependendo da complexidade do caso, da existência de oposições ou exigências, e do estágio de análise em que o pedido se encontra. Durante todo esse período, o depositante está sujeito ao risco de uso por terceiros, o que reforça a importância do monitoramento ativo.
Preciso de advogado para enviar uma notificação extrajudicial?
Não é obrigatório por lei, mas é fortemente recomendado. Uma notificação mal redigida pode ser ineficaz, revelar fraquezas na posição do notificante que o outro lado vai explorar, ou até agravar o conflito. A avaliação técnica prévia da situação, a fundamentação jurídica adequada e a escolha do momento certo para notificar são determinantes para o resultado.
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