por Marcello Ávila Nascimento
É possível ampliar, estender, a proteção da marca a outros países?
Qual o custo para proteger a marca em outros países?
O Depositante tem até 12 meses para utilizar o “Protocolo de Madri” para pedir a extensão da proteção da marca em até 121 países, União Européia, Japão, Austrália, Chile, México, etc.. E tem até 6 meses para fazer país por país pelo sistema da CUP – Convenção da União de Paris.
Para se evitar custos desnecessários, o ideal é aguardar a marca ser registrada no Brasil e utilizá-lo como base para o pedido via protocolo de Madri. Isto porque o pedido Madri fica dependente do pedido base por 5 anos.
Ao fazer o pedido Madri com base em um pedido de registro ainda não examinado (concedido) no Brasil o que é possível, vindo o INPI a recusá-lo aqui, os pedidos correspondentes nos outros países serão arquivados.
Pelo protocolo de Madri, um pedido em 3 classes em 3 países custaria só de taxa de depósito algo em torno de 3.000 francos suíços (mais os honorários, aproximadamente 21 mil reais, iniciais). Na concessão, um ano e meio depois esta despesa aumenta.
Há realmente pontos positivos no Protocolo de Madri em relação ao sistema país por país. Trata-se de um único requerimento com a mesma data para vários países. Uma única data de prorrogação.
Ser multiclasse não chega a ser vantagem, o Brasil também prevê e cobra por classe. No exterior também os países permitem, mas cobram por classe. Cotitularidade, o Brasil também admite.
A grande vantagem é que como a tramitação é na OMPI (WIPO), elimina-se os custos de representante local (apenas) nas etapas de depósito, concessão e prorrogação. Em relação ao sistema da CUP que disponibiliza o prazo de 6 meses para o depósito individual, país por país, há de fato uma redução significativa de custo, em torno de 20% a 30%.
Assim, as grandes empresas na hora de proteger em vários países o extenso portfólio de marcas que possuem fazem grande economia. Entretanto, o depositante local, empreendedor, ou empresa mesmo que média, continua diante de uma despesa quase proibitiva para a proteção no exterior.
Hoje o grande problema é que o exterior está nas redes sociais, nos mecanismos de busca. A exposição da marca hoje é global mesmo que não se faça muito esforço para isso. As pessoas vêm uma marca em um país e podem requerer em nome próprio em qualquer outro lugar. Por isso, apesar do elevado custo, vale a pena refletir sobre as vantagens de proteger em outros países.
Restando dúvidas envie um e-mail para inpi@avilanascimento.adv.br, ou entre em contato pelo telefone (21) 3208-3838 ou pelo WhatsApp (21) 97272-8787.
Referências:
1. INPI. Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Atos Normativos. Disponível em: https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/marcas/legislacao. Acesso em 2024.
2. BRASIL. Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 maio 1996.
3. BRASIL. Decreto nº 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, revisão de Estocolmo, 1967.
4. BRASIL. Decreto nº 10.033, de 1º de outubro de 2019. Promulga o Protocolo referente ao Acordo de Madri sobre o Registro Internacional de Marcas.
5. Site oficial do escritório Ávila Nascimento Advocacia. Disponível em: https://avilanascimento.adv.br/#informativos. Acesso em 2024.
FAQ Proteção Internacional de Marcas
Quais são as principais formas de estender a proteção da minha marca para o exterior?
Existem duas formas principais de proteger sua marca internacionalmente, baseadas no pedido de registro brasileiro:
- Protocolo de Madri: Permite, por meio de um único requerimento submetido à OMPI (Organização Mundial da Propriedade Intelectual), pedir a extensão da proteção em até 121 países.
- Sistema CUP (Convenção da União de Paris): Permite o depósito individual, país por país, usufruindo da prioridade legal do pedido brasileiro.
Qual o prazo máximo para eu solicitar a proteção da minha marca no exterior?
O prazo de prioridade para usar o pedido brasileiro como base é de:
- 12 meses (Protocolo de Madri): Prazo máximo para depositar o pedido de extensão na OMPI.
- 6 meses (CUP / País por País): Prazo máximo para depositar individualmente em cada escritório nacional estrangeiro, reivindicando a prioridade do depósito no INPI.
É melhor depositar a marca no Protocolo de Madri usando o pedido ou o registro brasileiro?
O ideal é aguardar a marca ser registrada (concedida) no Brasil e utilizá-la como base. Isso porque o pedido de Madri fica dependente do pedido base brasileiro por 5 anos. Se o INPI recusar o registro no Brasil (o pedido base), os pedidos correspondentes nos outros países via Protocolo de Madri serão automaticamente arquivados, resultando em perdas financeiras.
O Protocolo de Madri é significativamente mais barato do que o registro país por país?
O Protocolo de Madri oferece uma redução significativa de custo em comparação com o depósito individual (CUP / país por país), geralmente em torno de 20% a 30%. A principal economia advém da eliminação dos custos de contratar um representante legal local em cada país para as etapas iniciais de depósito, concessão e prorrogação. No entanto, mesmo com a redução, o custo total permanece elevado e pode ser quase proibitivo para empresas de pequeno e médio porte.
Por que proteger a marca no exterior é importante, mesmo para pequenos empreendedores?
A proteção internacional se tornou crucial devido à exposição global imediata da marca. O exterior está hoje nas redes sociais e nos mecanismos de busca, o que significa que pessoas em outros países podem ver sua marca e registrá-la em nome próprio em suas jurisdições. O registro internacional, apesar do custo, é uma reflexão sobre a necessidade de proteger o ativo e o potencial de crescimento do negócio globalmente.
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