por Marcello Ávila Nascimento
Poucas decisões do INPI frustram tanto o empreendedor quanto o indeferimento de marca genérica. O nome foi escolhido com cuidado, já aparece na fachada, nas embalagens e nas redes sociais, e de repente o pedido é negado com base no art. 124, VI, da Lei nº 9.279/1996 (LPI), sob o argumento de que o sinal apenas descreve o produto ou o serviço. A decisão de indeferimento de marca genérica, porém, nem sempre está correta. Entre o termo que descreve e o termo que apenas sugere existe uma fronteira técnica, construída ao longo de mais de um século pela doutrina e pelos tribunais, e é nessa fronteira que muitos pedidos de indeferimento de marca genérica podem ser salvos. O indeferimento de marca genérica é um desafio que muitos enfrentam e compreender os motivos pode ajudar na reversão dessa situação.
1. O que diz o art. 124, VI, da LPI
O dispositivo proíbe o registro de sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou daquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, como natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção. A regra termina com uma ressalva decisiva: salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.
A razão da proibição é antiga e sólida. Gama Cerqueira já ensinava que as denominações necessárias ou de uso comum pertencem a todos e não podem ser apropriadas por um único comerciante, sob pena de se impedir que os concorrentes descrevam os próprios produtos. Pontes de Miranda, no Tratado de Direito Privado, tratou a distintividade como pressuposto do próprio direito sobre a marca. Na tradição francesa, Pouillet e, depois, Mathély e Pollaud-Dulian consolidaram a ideia de que a distintividade se aprecia sempre em relação aos produtos ou serviços designados, e não em abstrato. O mesmo fundamento aparece no art. 6 quinquies, B, 2, da Convenção da União de Paris e no art. 15 do Acordo TRIPS, administrados pela OMPI e analisados por Carlos Correa em seus comentários ao TRIPS, que admitem a recusa de sinais desprovidos de caráter distintivo ou compostos exclusivamente de indicações descritivas.
A questão do indeferimento de marca genérica é relevante para qualquer empreendedor que deseje proteger sua identidade. É essencial entender como os tribunais lidam com esse tipo de marca e quais são as chances de reversão de um indeferimento de marca genérica.
Além disso, é importante preparar uma defesa sólida para um indeferimento de marca genérica a fim de demonstrar as características distintivas que podem não ter sido consideradas inicialmente.
2. Do genérico ao arbitrário: o espectro da distintividade
O direito norte-americano organizou essa matéria em uma escala que se tornou referência mundial a partir do caso Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., julgado pela Corte de Apelações do Segundo Circuito em 1976. Os sinais vão do genérico, que nunca pode ser marca, ao descritivo, ao sugestivo, ao arbitrário e ao fantasioso. Barton Beebe, J. Thomas McCarthy e Marshall Leaffer dedicam boa parte de suas obras a essa gradação, e Graeme Dinwoodie e Mark Lemley mostram como ela equilibra dois interesses: proteger o investimento de quem constrói a marca e manter livres as palavras de que o mercado precisa.
No direito europeu, Carlos Fernández-Nóvoa e José Manuel Otero Lastres desenvolveram, a partir da doutrina alemã, o chamado imperativo de disponibilidade: certos termos devem permanecer à disposição de todos os concorrentes. Lionel Bently e Brad Sherman descrevem como o Tribunal de Justiça da União Europeia oscilou entre uma leitura permissiva, no caso Baby-Dry (C-383/99 P, 2001), e uma leitura mais rigorosa, no caso Doublemint (C-191/01 P, 2003), em que se afirmou que basta um dos significados possíveis do sinal ser descritivo para justificar a recusa. As diretrizes de exame do EUIPO seguem essa linha mais rigorosa.
3. O passo mental: a fronteira entre descrever e evocar
A ferramenta mais útil para separar o descritivo do evocativo é o teste da imaginação, consagrado nos tribunais norte-americanos, entre outros, no caso Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc. (Quinto Circuito, 1983). A pergunta é simples: o consumidor compreende de imediato o que é o produto, ou precisa fazer um esforço de raciocínio, um passo mental, para relacionar o nome à mercadoria?
Se a compreensão é imediata, o termo é descritivo. Se exige imaginação, associação ou interpretação, o termo é evocativo e, como regra, registrável. Denis Borges Barbosa e Pedro Marcos Nunes Barbosa sustentam exatamente isso no direito brasileiro: o sinal evocativo não esbarra na proibição do art. 124, VI, porque não se confunde com a simples descrição. É nesse ponto que muitos indeferimentos falham, ao tratar como descritivo aquilo que apenas sugere uma qualidade.
Por fim, ao lidar com o indeferimento de marca genérica, é vital ter uma estratégia clara de defesa. Sem essa estratégia, a probabilidade de sucesso na reversão de um indeferimento de marca genérica diminui consideravelmente.
Quando ocorrer um indeferimento de marca genérica, buscar a orientação de um especialista pode ser crucial para entender como reverter essa decisão. Um plano estratégico pode fazer toda a diferença na abordagem ao indeferimento de marca genérica.
4. O que dizem o STJ e o TRF-2
A jurisprudência brasileira acolhe essa distinção. No REsp 1.688.243/RJ, o Superior Tribunal de Justiça diferenciou as marcas de fantasia, arbitrárias e evocativas, reconhecendo que as evocativas são registráveis, mas com exclusividade mitigada. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, competente para as ações contra o INPI, tem anulado indeferimentos fundados no art. 124, VI, quando o sinal é evocativo, e não diretamente descritivo, como no caso da marca COMPRA CERTA. Em outro precedente, envolvendo a marca COLGATE MAX FRESH, o mesmo tribunal admitiu o registro pela composição do conjunto, aplicando a ressalva da suficiente forma distintiva.
5. A ressalva da suficiente forma distintiva
Mesmo quando um dos elementos é descritivo, o conjunto pode ser registrável. A combinação inusitada de palavras, a grafia criativa, a apresentação figurativa ou a associação com um elemento de fantasia podem conferir ao sinal a distintividade que a palavra isolada não tem. Newton Silveira, Manoel J. Pereira dos Santos e os comentaristas do Instituto Dannemann Siemsen lembram que a análise deve considerar a marca como um todo, e não seus fragmentos. O Manual de Marcas do INPI segue a mesma orientação ao tratar da apreciação do conjunto marcário.
Um bom advogado especializado em propriedade intelectual pode auxiliar na elaboração de uma resposta ao indeferimento de marca genérica que mostre a verdadeira distintividade do sinal em questão.
A LPI não prevê expressamente o registro de sinal descritivo que adquiriu distintividade pelo uso, fenômeno que o direito norte-americano chama de secondary meaning. Ainda assim, o TRF-2 já considerou esse fundamento em casos pontuais, o que reforça a importância de documentar o uso e a reputação do sinal desde o início.
6. O preço da evocação: exclusividade mitigada
Vencer o indeferimento de marca descritiva não significa obter um monopólio amplo. A jurisprudência do STJ é firme em um ponto: a marca evocativa é uma marca fraca, e o titular deve tolerar a convivência com sinais que utilizem o mesmo termo de uso comum, desde que acompanhado de elementos que afastem a confusão. É uma troca justa. O registro é possível, mas a proteção se concentra naquilo que o sinal tem de original.
Essa consequência deve ser pesada na estratégia. Uma marca evocativa comunica melhor, mas protege menos. Uma marca de fantasia exige mais investimento em comunicação, mas oferece proteção mais forte. A gestão de marcas explica o outro lado dessa equação. David A. Aaker mostra que o valor de uma marca se constrói sobre a lembrança e as associações que ela desperta no consumidor, e o nome que sugere um atributo do produto acelera essas associações desde o lançamento. Jean-Noël Kapferer, por sua vez, lembra que a marca é um capital da empresa, e nenhum capital deve ficar exposto à convivência forçada com imitações. A escolha consciente entre os dois caminhos é, portanto, uma decisão de negócio, e não apenas jurídica.
7. Como lidar com o Indeferimento de Marca Genérica (ou como reagir a um indeferimento de marca descritiva)
A decisão do INPI admite recurso no prazo de 60 dias, contados da publicação na Revista da Propriedade Industrial. É a última oportunidade na via administrativa, e o recurso contra o indeferimento precisa enfrentar tecnicamente o fundamento da decisão. Os pontos que costumam fazer a diferença são:
- demonstrar o passo mental exigido do consumidor para relacionar o sinal ao produto;
- analisar o conjunto da marca, e não a palavra isolada, destacando os elementos figurativos e a combinação de termos;
- apresentar registros anteriores do próprio INPI para sinais de estrutura semelhante, mostrando a coerência que se espera do exame;
- reunir provas de uso, reputação e investimento, que reforçam a distintividade do sinal;
- avaliar a limitação da especificação, quando o caráter descritivo se restringe a parte dos produtos ou serviços.
Um recurso genérico, que apenas afirma que a marca é distintiva sem demonstrar por quê, tende a ter o indeferimento mantido. Se a via administrativa se esgotar, resta a ação judicial perante a Justiça Federal, com custo e prazo muito maiores, cujos aspectos processuais específicos são examinados na obra coordenada por Marcelo Mazzola, Fredie Didier Jr. e Gustavo Osna.
Um indeferimento de marca genérica pode ser reavaliado com uma argumentação bem estruturada que mostre as nuances do caso. Provar a aplicação prática do nome pode ser eficaz na contestação do indeferimento de marca genérica.
Quando o indeferimento já foi publicado, veja como o escritório atua no recurso contra indeferimento de marca, da análise da decisão à apresentação do recurso dentro do prazo.
8. Antes do depósito: o melhor recurso é a escolha certa
A forma mais eficiente de evitar o indeferimento de marca descritiva é escolher bem o sinal antes do depósito. Uma análise prévia de registrabilidade identifica o risco do art. 124, VI, propõe ajustes na composição do nome ou da apresentação visual e evita que o empreendedor invista em uma identidade que o INPI pode recusar.
Escolher o sinal certo é a primeira defesa contra o indeferimento de marca genérica. O planejamento adequado pode evitar problemas futuros e garantir a proteção da marca desejada.
Por fim, a documentação que comprova o uso de um nome em conjunto com uma defesa robusta pode ser a chave para vencer um indeferimento de marca genérica.
Se o seu pedido foi indeferido por ser considerado descritivo, ou se você está escolhendo o nome de um novo produto, um advogado de propriedade intelectual pode avaliar se o sinal é de fato descritivo ou apenas evocativo e qual a melhor estratégia para o seu caso. Com 30 anos de atuação perante o INPI e o TRF-2, o escritório de marcas e patentes Ávila Nascimento Advocacia conduz recursos contra o indeferimento de marca descritiva e análises prévias para pessoas físicas, MEIs e empresas de todos os portes.
Por isso, ao se deparar com um indeferimento de marca genérica, é essencial agir rapidamente e com conhecimento técnico para reverter a situação.
Conduzir um processo eficiente de contestação ao indeferimento de marca genérica pode levar a resultados positivos quando feito com atenção aos detalhes e com a correta apresentação de evidências.
Referências
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