Receber o indeferimento de um pedido de registro de marca não significa que a marca esteja perdida. Significa que o INPI, ao final do exame de mérito, entendeu que o sinal não poderia ser registrado da forma como foi pedido, por um fundamento que precisa ser lido com atenção. A partir da publicação da decisão na Revista da Propriedade Industrial (RPI), corre o prazo para apresentar o recurso contra indeferimento de marca.
Nem todo indeferimento comporta recurso com boas perspectivas, e o recurso nem sempre é o único caminho. Por isso, antes de qualquer providência, examinamos a decisão, o processo e as marcas citadas, e indicamos de forma fundamentada se o recurso é recomendável, quais argumentos o sustentam e quais alternativas existem.
O que significa o indeferimento de um pedido de registro de marca?
O indeferimento é a decisão do INPI que nega o registro ao final do exame de mérito. Ela é publicada na RPI acompanhada do fundamento legal, em regra um ou mais incisos do art. 124 da Lei da Propriedade Industrial (LPI), e pode indicar as marcas anteriores que motivaram a decisão.
O fundamento é o ponto de partida de qualquer defesa. Dois indeferimentos aparentemente iguais podem exigir estratégias completamente diferentes, conforme o inciso aplicado, as marcas citadas, a especificação de produtos ou serviços e o raciocínio do examinador. Por isso a análise parte sempre da decisão concreta, e não de modelos prontos.
Enquanto o prazo de recurso não termina, a decisão não é definitiva na via administrativa. Sem recurso, ela se consolida: a marca pode continuar sendo usada no mercado, mas sem a proteção que o registro confere. Para entender o despacho em si, veja também a página sobre o despacho de indeferimento do pedido.
Quais são os motivos que podem levar ao indeferimento?
O art. 124 da LPI relaciona os sinais que não podem ser registrados como marca. Os fundamentos mais frequentes são:
- Colidência com marca anterior (art. 124, XIX): registro ou pedido anterior, de terceiro, para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, com sinal capaz de causar confusão ou associação indevida. Tratamos do tema em detalhe no artigo sobre marca indeferida por semelhança.
- Ausência de distintividade (art. 124, VI): sinal genérico, comum, vulgar ou simplesmente descritivo do produto ou serviço, sem capacidade de identificar a sua origem. Veja o artigo sobre indeferimento de marca genérica.
- Proibições legais específicas: entre outras, sinais de caráter oficial ou público, expressões contrárias à moral e aos bons costumes, falsa indicação de origem, nome civil ou imagem de terceiros sem autorização e reprodução de elemento característico de nome empresarial ou título de estabelecimento alheio.
- Proteção de marcas conhecidas: marcas de alto renome e notoriamente conhecidas (arts. 125 e 126) e sinais que o requerente não poderia desconhecer em razão da sua atividade (art. 124, XXIII).
O exame segue ainda as diretrizes do Manual de Marcas do INPI. Conhecê-las faz parte da análise, porque permite verificar se a decisão seguiu o entendimento do próprio Instituto em casos semelhantes.
Quando é possível apresentar recurso contra o indeferimento?
Contra a decisão de indeferimento cabe recurso administrativo no INPI, dirigido à Presidência do Instituto, no prazo de 60 dias (art. 212 da LPI). O prazo é contado da publicação do despacho na RPI, e não da data em que o titular recebeu algum aviso, e corre em dias corridos.
O recurso é apresentado por petição eletrônica no sistema do INPI, com o pagamento da retribuição correspondente, e deve enfrentar o fundamento da decisão. Ele tem efeito suspensivo e devolutivo pleno (art. 212, § 1º): a decisão não produz efeitos enquanto o recurso está pendente, e toda a matéria pode ser reexaminada.
Durante o julgamento, o INPI pode formular exigências para complementar as razões do recurso, a serem cumpridas em 60 dias (art. 214), e terceiros interessados podem apresentar contrarrazões (art. 213). A decisão do recurso encerra a instância administrativa (art. 212, § 3º). Na prática recente, o julgamento tem levado de 12 a 19 meses.
Como funciona a análise jurídica do indeferimento?
A análise percorre, em regra, cinco frentes:
- A decisão e o parecer: qual inciso foi aplicado, como o examinador fundamentou e se há omissões ou premissas equivocadas.
- O processo administrativo: o histórico do pedido, eventuais oposições, exigências e manifestações anteriores.
- As marcas citadas: situação de cada uma, titularidade, especificação, data de concessão e indícios de uso, inclusive para avaliar se cabe pedir a caducidade de marca anterior sem uso há mais de cinco anos (art. 143 da LPI).
- Os produtos e serviços: a especificação do pedido e das marcas anteriores, a afinidade efetiva entre eles e a possibilidade de restringir a especificação para afastar o conflito.
- Os argumentos e as provas: elementos de distintividade do sinal, convivência de marcas semelhantes no mesmo segmento, decisões do próprio INPI e documentos que demonstrem o contexto de mercado.
Como o escritório atua no recurso contra indeferimento de marca?
- Análise da decisão e do processo administrativo. Leitura do despacho, do parecer e de todo o histórico do pedido.
- Identificação dos fundamentos jurídicos relevantes. Dispositivos da LPI, diretrizes do Manual de Marcas e entendimento do INPI aplicáveis ao caso.
- Avaliação das alternativas disponíveis. Recurso, restrição da especificação, acordo de convivência com o titular da marca anterior, quando admissível, pedido de caducidade ou de nulidade da marca citada, novo depósito com o sinal ajustado e, esgotada a via administrativa, a ação judicial.
- Definição da estratégia com o cliente. Riscos, custos e prazos de cada caminho apresentados com clareza. A decisão é sempre do titular.
- Elaboração e apresentação do recurso, se contratado e juridicamente cabível. Razões técnicas que enfrentam o fundamento da decisão, com os documentos pertinentes, protocoladas dentro do prazo.
- Acompanhamento processual, conforme o escopo contratado. Monitoramento das publicações na RPI, cumprimento de eventuais exigências e informação ao cliente sobre o julgamento e os próximos passos. Veja o que acontece depois do protocolo na página sobre a notificação de recurso.
Quais documentos podem ser necessários?
A relação varia conforme o fundamento do indeferimento. De forma indicativa, podem ser úteis:
- o número do processo, a partir do qual obtemos as publicações e o parecer no sistema do INPI;
- procuração para a representação perante o INPI;
- documentos da empresa, como contrato social ou certificado de MEI, quando necessários para comprovar a titularidade ou a atividade;
- material que mostre o uso da marca, com datas: embalagens, rótulos, catálogos, páginas de venda, notas fiscais e publicidade;
- informações sobre o mercado e o público, quando relevantes para demonstrar a convivência sem confusão;
- eventual acordo ou correspondência com o titular da marca anterior.
Nem todos esses documentos serão necessários em todos os casos. A lista definitiva é indicada depois da análise da decisão.
Como são avaliadas as perspectivas do recurso?
Nenhum profissional pode garantir o resultado de um recurso administrativo. O que se pode oferecer, com responsabilidade, é uma avaliação fundamentada, que considera:
- a solidez do fundamento da decisão e a forma como foi aplicado;
- a situação das marcas anteriores citadas;
- a distância entre os sinais e entre os produtos ou serviços;
- o entendimento do INPI em casos semelhantes;
- as provas disponíveis.
Quando a análise indica que o recurso tem poucas chances, dizemos isso com clareza e apresentamos as alternativas, como ajustar o sinal em um novo pedido ou agir contra a marca que impediu o registro. Em muitos casos, o caminho mais eficiente combina mais de uma medida. Para uma visão mais aprofundada, veja o artigo Recurso contra o indeferimento de marca no INPI: a última janela administrativa.
Atendimento jurídico em recursos perante o INPI
A Ávila Nascimento Advocacia tem sede própria na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e atende clientes nacionais e estrangeiros de forma presencial ou remota, em todo o país. A análise de documentos, as reuniões e a assinatura da procuração podem ser feitas a distância.
O responsável técnico é o advogado Marcello Ávila Nascimento:
- Advogado inscrito na OAB/RJ sob o nº 128.829;
- Agente da Propriedade Industrial perante o INPI, matrícula 0636, desde 1998;
- Pós-graduação em Propriedade Industrial pela UERJ e Mestrado em Propriedade Intelectual pelo INPI;
- Associado à ABPI e à ABAPI;
- Perito Judicial perante o TJ/RJ em ações que envolvem Propriedade Intelectual.
São mais de 30 anos de prática perante o INPI, em pedidos de registro, oposições, recursos e processos de nulidade. Conheça a atuação do escritório em marcas e patentes e em propriedade intelectual.
Perguntas frequentes
Qual é o prazo para recorrer do indeferimento de marca?
O prazo é de 60 dias corridos, contados da publicação do indeferimento na Revista da Propriedade Industrial (art. 212 da LPI). A data em que o titular recebe algum aviso não altera essa contagem.
Perdi o prazo do recurso. Ainda há o que fazer?
Encerrado o prazo, a decisão se torna definitiva no INPI. A devolução do prazo só é admitida quando há justa causa comprovada (art. 221 da LPI). Ainda assim, podem existir caminhos: um novo pedido com o sinal ajustado, medidas contra a marca anterior que impediu o registro ou a ação judicial contra a decisão administrativa, em regra no prazo de cinco anos previsto para as ações contra autarquias federais (Decreto nº 20.910/1932).
Quanto tempo o INPI leva para julgar o recurso?
Na prática recente, o julgamento tem levado de 12 a 19 meses, prazo que varia conforme a fila do Instituto. Durante esse período, o pedido permanece em andamento e a decisão recorrida não produz efeitos.
Posso continuar usando a marca enquanto o recurso é julgado?
O indeferimento não proíbe o uso da marca, mas ela continua sem a proteção do registro. Se o indeferimento se deveu a uma marca anterior semelhante, o uso pode gerar conflito com o titular dela, e convém avaliar esse risco antes de ampliar investimentos no nome.
Quais são os custos de um recurso contra indeferimento de marca?
Há dois componentes: a retribuição oficial devida ao INPI, conforme a tabela pública do Instituto, e os honorários profissionais. Os honorários são apresentados em proposta escrita, depois da análise da decisão, de acordo com a complexidade do caso e o escopo contratado.
O recurso pode trazer novos argumentos e documentos?
Sim. O recurso tem efeito devolutivo pleno, o que permite rediscutir toda a matéria decidida e apresentar argumentos e provas pertinentes. O INPI também pode formular exigências para complementar as razões do recurso, que devem ser cumpridas em 60 dias (art. 214 da LPI).
E se o recurso for negado?
A decisão do recurso encerra a instância administrativa (art. 212, § 3º, da LPI). Restam, conforme o caso, a ação judicial na Justiça Federal, em regra no prazo de cinco anos, e um novo depósito com o sinal ajustado para afastar o fundamento do indeferimento.
Informações sobre a atuação profissional
Ávila Nascimento Advocacia · Propriedade Intelectual
Responsável técnico: Marcello Ávila Nascimento, OAB/RJ nº 128.829
Av. José Silva de Azevedo Neto, 200, Bloco V, Cobertura 419, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22775-056
Telefone: (21) 3802-3838 · E-mail: inpi@avilanascimento.adv.br
Para a análise de um indeferimento, basta enviar o número do processo.
Fontes oficiais: Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) · Portal do INPI · Manual de Marcas do INPI