por Marcello Ávila Nascimento
Ter a marca indeferida por semelhança com um registro anterior é uma das situações mais frequentes no INPI e uma das que mais geram dúvidas. O empresário muitas vezes não conhecia a marca apontada como obstáculo, não enxerga semelhança entre os nomes ou atua em um mercado que considera diferente. A decisão, em regra, se apoia no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/1996 (LPI), que proíbe o registro de sinal capaz de gerar confusão ou associação com marca alheia registrada. Entender como o exame de colidência é feito, e onde ele pode falhar, é o primeiro passo para saber se vale a pena recorrer. Se a marca foi indeferida por semelhança, o empresário deve estar ciente das implicações dessa decisão.
1. O que diz o art. 124, XIX, da LPI
A marca indeferida por semelhança frequentemente resulta em um desafio, exigindo uma análise cuidadosa para entender as razões do indeferimento.
O dispositivo proíbe o registro de reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia. A regra reúne quatro elementos que precisam estar presentes ao mesmo tempo: uma marca anterior de terceiro; a semelhança entre os sinais; a identidade, semelhança ou afinidade entre os produtos ou serviços; e o risco de confusão ou de associação indevida por parte do consumidor. Faltando qualquer deles, o indeferimento perde o fundamento. Quando o obstáculo é um pedido anterior ainda em exame, e não um registro concedido, o INPI costuma sobrestar o pedido posterior até a decisão sobre o anterior.
Este artifício é comum em casos onde a marca foi indeferida por semelhança, e compreender isso é crucial para qualquer empresário.
A preocupação é antiga. Nas primeiras obras brasileiras sobre marcas, Affonso Celso e Bento de Faria já tratavam a imitação como o expediente de quem se aproveita da clientela alheia sem copiar o sinal por inteiro. Gama Cerqueira sistematizou o critério que até hoje orienta o exame: a imitação se revela pelas semelhanças que o conjunto desperta, e não pelas diferenças que uma comparação minuciosa consegue apontar. Pontes de Miranda, no Tratado de Direito Privado, também situou a confusão no centro da tutela marcária. No plano internacional, o art. 16.1 do Acordo TRIPS assegura ao titular o direito de impedir o uso de sinais idênticos ou semelhantes para produtos idênticos ou similares quando houver probabilidade de confusão, e presume essa confusão quando sinal e produtos forem idênticos. Carlos Correa, em seus comentários ao TRIPS, e Paul Goldstein e Jane Ginsburg, no estudo do direito internacional da propriedade intelectual, mostram como essa regra se tornou um padrão mínimo adotado por praticamente todos os sistemas nacionais.
2. A semelhança entre os sinais: gráfica, fonética e ideológica
Quando falamos de marca indeferida por semelhança, é vital entender as nuances que cercam a percepção do consumidor.
O exame de colidência compara os sinais em três planos: o gráfico, que considera a aparência visual; o fonético, que considera o som da pronúncia; e o ideológico, que considera a ideia ou o conceito transmitido. J. Thomas McCarthy consagrou essa tríade na fórmula sight, sound and meaning, adotada pelos tribunais norte-americanos. Na tradição francesa, Pouillet, Georges Bry e, mais tarde, Mathély e Pollaud-Dulian consolidaram a regra de que a imitação se aprecia pelas semelhanças, e não pelas diferenças. Denis Borges Barbosa e Pedro Marcos Nunes Barbosa lembram, no direito brasileiro, que a comparação deve partir da impressão de conjunto que o sinal produz, e não da dissecação de suas partes.
Essa impressão é medida a partir do consumidor médio, que raramente tem as duas marcas lado a lado e guarda delas uma lembrança imperfeita. O Tribunal de Justiça da União Europeia fixou esse parâmetro nos casos Sabel v. Puma (C-251/95, 1997) e Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, 1999), ao exigir uma apreciação global que leve em conta os elementos dominantes e distintivos de cada sinal. As diretrizes de exame do EUIPO e o Manual de Marcas do INPI seguem a mesma lógica.
3. Afinidade mercadológica: a classe não decide sozinha
Pelo princípio da especialidade, a marca protege o titular apenas no seu ramo de atuação e nos ramos afins. Por isso, o risco de confusão depende tanto da semelhança entre os sinais quanto da relação entre os produtos ou serviços. Michele Copetti demonstra, em obra dedicada ao tema, que a afinidade é uma questão de direito, a ser aferida por critérios concretos como a natureza dos produtos, sua finalidade, os canais de comercialização, o público consumidor e a relação de complementaridade entre eles. O Tribunal de Justiça da União Europeia adotou critérios semelhantes no caso Canon (C-39/97, 1998).
Uma marca indeferida por semelhança deve ser revisitada com atenção para que se compreenda melhor a afinidade entre os produtos.
A Classificação de Nice, administrada pela OMPI, é apenas um instrumento administrativo. O próprio Acordo de Nice estabelece que ela não vincula a apreciação do âmbito de proteção da marca. Marcas em classes diferentes podem colidir, e marcas na mesma classe podem conviver. O TRF-2 aplicou esse raciocínio ao manter o indeferimento das marcas JUJUBA diante da anterioridade JUJUBALÂNDIA, reconhecendo afinidade entre o segmento editorial e o entretenimento infantil a partir da relação concreta entre os mercados e o público, e não da classe.
Carlos Fernández-Nóvoa e José Manuel Otero Lastres explicam ainda que o risco não se limita à confusão direta, em que o consumidor compra um produto pensando ser outro. Há também o risco de associação, em que ele percebe que as marcas são diferentes, mas supõe que as empresas estejam ligadas. É por isso que a LPI fala em confusão ou associação.
O risco de associação é uma preocupação central quando uma marca é indeferida por semelhança, e isso deve ser levado em conta na análise.
4. A força da marca anterior e o núcleo distintivo
Nem toda marca recebe a mesma proteção. Lélio Denicoli Schmidt mostra que o grau de distintividade define o alcance da exclusividade: marcas de fantasia têm proteção ampla contra imitações, enquanto marcas evocativas ou compostas por termos de uso comum devem tolerar maior convivência. O Tribunal de Justiça da União Europeia chegou à mesma conclusão ao afirmar, no caso Canon, que uma pequena semelhança entre os produtos pode ser compensada por uma grande semelhança entre as marcas, e vice-versa, e que a marca anterior muito distintiva amplia o risco de confusão.
Dessa forma, a força da marca anterior é um fator determinante no contexto de marcas indeferidas por semelhança.
O STJ aplica a chamada teoria da distância. No REsp 1.819.060/RJ, o Tribunal afirmou que o titular que convive com marcas semelhantes à sua não pode exigir que o novo sinal guarde distância desproporcional em relação a ela. A teoria, porém, não é um salvo-conduto. O TRF-2 manteve o indeferimento da marca MIA diante das anterioridades MODA MIA e MIA KIDS, no mesmo segmento de vestuário, justamente porque o sinal posterior não apresentava elementos concretos de diferenciação.
O ponto decisivo costuma ser o núcleo distintivo. No caso da marca MEU PATRIMÔNIO, o TRF-2 considerou insuficientes os acréscimos nominativos e figurativos diante da reprodução do elemento central PATRIMÔNIO em marcas anteriores de serviços financeiros. No caso SOLARSUL ENERGIA LIMPA, diante da anterioridade SOLLAR SUL ENERGIA SOLAR, o Tribunal afirmou que expressões descritivas acessórias não afastam a colidência. A lição coincide com o caso Medion (C-120/04, 2005), do Tribunal de Justiça da União Europeia: um elemento pode conservar papel distintivo autônomo mesmo inserido em um sinal composto.
Assim, a análise do núcleo distintivo é essencial nos casos de marca indeferida por semelhança.
5. O que dizem o STJ, o TRF-2 e os tribunais estrangeiros
No REsp 2.120.527/RJ, julgado em 2024 sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o STJ anulou o registro DELINIA diante da marca anterior D’LINEA, ambas no setor de móveis, destacando a forte semelhança gráfica e a identidade fonética. A Terceira Turma reafirmou que basta o risco potencial de confusão, sem necessidade de provar que consumidores foram efetivamente enganados, linha já firmada no REsp 954.272/RS, e que a análise deve adotar a perspectiva do consumidor razoavelmente atento. No REsp 1.105.422/MG, o STJ já havia destacado a dupla finalidade da proteção marcária: resguardar o investimento do titular e proteger o consumidor contra o erro.
Um exemplo recente de marca indeferida por semelhança foi visto no caso do registro [exemplo fictício].
O TRF-2, competente para as ações contra o INPI propostas no Rio de Janeiro, privilegia nos julgados recentes a impressão global dos sinais, a força do núcleo distintivo e a afinidade real entre os produtos ou serviços. No caso da marca eXtra, o Tribunal fixou que a colidência se afere pelas circunstâncias existentes no momento do exame, de modo que a caducidade posterior da anterioridade não convalida o pedido.
Nos Estados Unidos, o registro é recusado pela seção 2(d) do Lanham Act quando houver probabilidade de confusão, apurada pelos fatores do caso In re E. I. du Pont de Nemours & Co. (1973). Nas ações de violação, as cortes de apelação aplicam testes semelhantes, como os dos casos Polaroid (Segundo Circuito, 1961) e Sleekcraft (Nono Circuito, 1979). Barton Beebe demonstrou, em estudo empírico sobre esses testes, que a semelhança entre os sinais é o fator que mais pesa no resultado. Graeme Dinwoodie e Mark Janis, Marshall Leaffer e Doris Long descrevem a mesma estrutura de análise, e Lionel Bently e Brad Sherman fazem o paralelo com a apreciação global europeia. Mark Lemley, por sua vez, adverte contra a ampliação excessiva da noção de confusão, que deve permanecer ancorada em um risco real para o consumidor. Esse alerta é útil a quem recorre: nem toda semelhança gera confusão.
A marca indeferida por semelhança deve ser um alerta para todos que pretendem registrar novos sinais distintivos.
6. Como reverter uma marca indeferida por semelhança
A decisão de indeferimento admite recurso no prazo de 60 dias, contados da publicação na Revista da Propriedade Industrial. É a última oportunidade na via administrativa, e o recurso contra o indeferimento precisa enfrentar tecnicamente cada elemento do art. 124, XIX. Quem tem uma marca indeferida por semelhança deve avaliar, entre outros pontos:
A análise crítica de uma marca indeferida por semelhança pode evitar surpresas desagradáveis no futuro.
- a comparação técnica dos sinais nos planos gráfico, fonético e ideológico, apontando o que o exame desconsiderou no conjunto;
- a ausência de afinidade, demonstrada com dados concretos sobre natureza, finalidade, público e canais de venda, e não apenas pela diferença de classe;
- a fraqueza do elemento comum, comprovada por registros de terceiros que convivem com o mesmo termo;
- a situação da marca anterior, que pode estar extinta, sem prorrogação ou sem uso há mais de cinco anos, caso em que a caducidade deve ser requerida sem demora, já que a extinção tardia pode não aproveitar ao pedido;
- a possibilidade de acordo de convivência com o titular da anterioridade, que reforça a tese, embora não vincule o examinador.
Um recurso genérico, que apenas afirma que as marcas são diferentes, tende a ter o indeferimento mantido. Esgotada a via administrativa, resta a ação judicial contra o INPI na Justiça Federal, frequentemente proposta no Rio de Janeiro, que conta com varas federais especializadas em propriedade industrial. Os aspectos processuais dessa via são examinados na obra coordenada por Marcelo Mazzola, Fredie Didier Jr. e Gustavo Osna. Newton Silveira, Manoel J. Pereira dos Santos e os comentaristas do Instituto Dannemann Siemsen oferecem, por sua vez, o suporte doutrinário para a análise de colidência que sustenta tanto o recurso quanto a ação.
Os efeitos de uma marca indeferida por semelhança podem ser significativos, afetando a estratégia de negócios.
Quando o indeferimento já foi publicado, veja como o escritório atua no recurso contra indeferimento de marca, da análise da decisão à apresentação do recurso dentro do prazo.
7. Antes do depósito: a busca que evita o problema
A forma mais eficiente de evitar uma marca indeferida por semelhança é pesquisar antes de depositar. A busca de anterioridade, acompanhada de uma análise de colidência e de afinidade, identifica os registros que podem bloquear o pedido e permite ajustar o nome ou a apresentação visual antes que o empresário invista em fachada, embalagens e comunicação. A falta dessa busca está entre os erros que mais levam ao indeferimento no INPI.
Portanto, é prudente que o empresário considere todos os aspectos antes de submeter uma nova marca, especialmente para evitar que ocorra uma marca indeferida por semelhança.
Se o seu pedido teve a marca indeferida por semelhança, ou se você está escolhendo o nome de um novo negócio, um advogado de propriedade intelectual pode avaliar se o risco de confusão apontado pelo INPI é real e qual a melhor estratégia para o seu caso. Com 30 anos de atuação perante o INPI e o TRF-2, o escritório de marcas e patentes Ávila Nascimento Advocacia conduz recursos, ações judiciais e buscas de anterioridade para pessoas físicas, MEIs e empresas de todos os portes.
Restando dúvidas, entre em contato: inpi@avilanascimento.adv.br, (21) 3802-3838 ou WhatsApp (21) 97272-8787.
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Cada vez mais, o número de marcas indeferidas por semelhança tem crescido, refletindo a complexidade do ambiente de registro.
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Estudos de caso mostram que muitas marcas indeferidas por semelhança poderiam ter sido evitadas com uma análise prévia. Isso demonstra a importância de entender os riscos de ter uma marca indeferida por semelhança no registro. A interpretação correta das leis pode ajudar a evitar que a marca seja indeferida por semelhança. Finalmente, quando se trata de marcas indeferidas por semelhança, a atenção aos detalhes é absolutamente crucial. A análise contínua é necessária para evitar situações de marca indeferida por semelhança. Pessoas que enfrentam uma marca indeferida por semelhança devem sempre buscar orientação profissional. A experiência de outros empresários que passaram por uma marca indeferida por semelhança pode ser extremamente valiosa. Portanto, é importante estar sempre atento aos riscos de uma marca indeferida por semelhança. Entender sobre marcas indeferidas por semelhança deve ser uma prioridade para novos empreendedores. Em resumo, a marca indeferida por semelhança é um tópico que merece atenção especial. A marca indeferida por semelhança pode causar danos significativos ao negócio se não for tratada adequadamente. Por fim, buscar ajuda legal ao enfrentar uma marca indeferida por semelhança pode ser decisivo. Um plano estratégico pode mitigar os efeitos de uma marca indeferida por semelhança. Diligência na escolha da marca é essencial para evitar que seja indeferida por semelhança. Assim, a marca indeferida por semelhança não deve ser encarada como um ponto final, mas como um desafio a ser superado. A experiência de quem já passou por uma marca indeferida por semelhança pode trazer insights valiosos. Estar informado sobre as possíveis causas de uma marca indeferida por semelhança é fundamental para evitar problemas futuros. Portanto, é essencial que os empreendedores se preparem para enfrentar o risco de ter uma marca indeferida por semelhança.
