Advogado para defesa contra oposição de marca no INPI

Receber a notificação de que um terceiro apresentou oposição ao seu pedido de registro de marca não significa que o pedido será negado. Significa que alguém pediu ao INPI que não conceda o registro, com argumentos que precisam ser examinados um a um. A partir da publicação da notificação, abre-se o prazo para a defesa contra oposição de marca.

Antes de responder, é preciso entender quem se opõe, com base em qual marca e em qual fundamento legal. Só depois dessa análise é possível avaliar se a manifestação é recomendável, quais argumentos a sustentam e se há caminhos complementares para proteger o pedido.

O que é uma oposição ao pedido de registro de marca?

Depois do exame formal, o INPI publica o pedido de registro na Revista da Propriedade Industrial (RPI) para que terceiros possam se opor, no prazo de 60 dias (art. 158 da Lei da Propriedade Industrial (LPI)). A oposição ao registro de marca é a petição em que o titular de uma marca anterior, ou outro interessado, sustenta que o pedido não pode ser registrado.

A oposição não é um processo judicial nem uma condenação. O depositante é notificado, pode apresentar a sua manifestação, e a decisão cabe ao INPI, no exame de mérito do pedido. Até lá, o pedido continua em andamento.

O despacho aparece como “Notificação de oposição” (código IPAS423). Para o que ele significa na consulta ao processo, veja a página sobre a notificação de oposição.

O que fazer ao receber uma oposição?

As primeiras providências são:

• Consultar a publicação oficial: conferir na RPI a data da notificação, que é o marco do prazo.
• Ler a petição de oposição: ela fica disponível no processo, no sistema do INPI, e indica o oponente, a marca em que se baseia e os fundamentos legais.
• Examinar a marca do oponente: se está em vigor, para quais produtos ou serviços, desde quando e se há sinais de uso.
• Reunir os documentos relevantes: material que mostre como a sua marca é usada e o contexto do seu mercado.

Quanto antes essa leitura começar, maior a margem para construir uma defesa fundamentada dentro do prazo.

Qual é o prazo para apresentar manifestação à oposição?

O depositante tem 60 dias para se manifestar sobre a oposição (art. 158, § 1º, da LPI). O prazo é contado da publicação da notificação de oposição na RPI, em dias corridos, e não da data em que o titular recebeu algum aviso por e-mail ou correspondência.

Por isso, a data final deve ser conferida na publicação concreta do processo. A manifestação é apresentada por petição eletrônica no sistema do INPI, com o pagamento da retribuição correspondente. Apresentada fora do prazo, ela não é conhecida.

Quais argumentos podem ser relevantes na defesa?

Cada oposição pede uma resposta própria. Conforme o caso, podem ser relevantes:

• A comparação entre os sinais: o exame considera o conjunto das marcas, nos aspectos gráfico, fonético e ideológico, e não apenas a coincidência de uma sílaba ou de um termo.
• Os produtos e serviços reivindicados: a afinidade efetiva entre os segmentos, os canais de venda e o público, e a possibilidade de restringir a especificação do pedido.
• Os fundamentos legais invocados pelo oponente: cada fundamento tem requisitos próprios. Se a oposição se apoia em marca notoriamente conhecida (art. 126) ou em marca que o requerente não poderia desconhecer (art. 124, XXIII), por exemplo, o oponente precisa comprovar o depósito do seu próprio pedido no prazo de 60 dias (art. 158, § 2º).
• Os elementos distintivos: termos de uso comum no segmento, que não podem ser monopolizados, e as diferenças que afastam a confusão.
• A situação da marca do oponente: se ela não está em uso há mais de cinco anos, pode caber pedido de caducidade (art. 143 da LPI); se foi concedida indevidamente, pode caber nulidade.
• Documentos e evidências: provas de uso, de convivência pacífica no mercado e de outras marcas semelhantes registradas para o mesmo segmento.

Nenhum desses argumentos é aplicável a todos os casos. A escolha depende da oposição concreta. Para o contexto mais amplo do tema, veja o artigo sobre a manifestação sobre oposição ao pedido de registro de marca.

Como o escritório atua na manifestação contra oposição?

1. Análise do pedido e da oposição. Leitura da petição do oponente, do histórico do processo e da especificação do pedido.
2. Exame dos fundamentos legais e dos sinais comparados. Dispositivos invocados, requisitos de cada um e comparação técnica entre as marcas, à luz do Manual de Marcas.
3. Identificação dos documentos e elementos relevantes. Provas de uso, situação da marca do oponente e elementos do mercado.
4. Avaliação das alternativas com o cliente. Manifestação, restrição da especificação, acordo de convivência com o oponente, quando admissível, e medidas contra a marca anterior, como a caducidade. A decisão é sempre do titular.
5. Elaboração e protocolo da manifestação, quando contratados. Razões técnicas que enfrentam os fundamentos da oposição, com os documentos pertinentes, dentro do prazo.
6. Acompanhamento do processo, conforme o escopo contratado. Monitoramento das publicações na RPI, cumprimento de eventuais exigências e orientação sobre a decisão.

Quais documentos podem ser necessários?

A documentação depende do caso concreto. Como exemplos:

• o número do processo, a partir do qual obtemos a oposição e o histórico no sistema do INPI;
• procuração para a representação perante o INPI;
• material que mostre o uso da marca, com datas: embalagens, rótulos, catálogos, páginas de venda, notas fiscais e publicidade;
• informações sobre o mercado, os canais de venda e o público, quando relevantes para demonstrar a convivência sem confusão;
• documentos da empresa, quando necessários para comprovar a atividade;
• eventual correspondência ou acordo com o oponente.

Nem todos serão necessários em todos os casos. A lista definitiva é indicada depois da análise da oposição.

O que acontece depois da manifestação?

Encerrado o prazo de manifestação, o pedido segue para o exame de mérito (art. 159 da LPI). Nessa fase, o INPI pode formular exigências, a serem respondidas em 60 dias, e analisa o pedido considerando a oposição e a manifestação. Ao final, profere a decisão de deferimento ou de indeferimento (art. 160).

• Se o pedido for deferido, segue para a concessão. O oponente não pode recorrer do deferimento (art. 212, § 2º), mas pode pedir a nulidade administrativa do registro em até 180 dias da concessão (art. 169).
• Se o pedido for indeferido, cabe recurso em 60 dias. Veja como atuamos no recurso contra indeferimento de marca.

A manifestação não garante o resultado. Ela assegura que a decisão seja tomada com os argumentos e as provas do titular no processo.

É possível defender a marca mesmo quando existe uma marca anterior semelhante?

Em muitos casos, sim. A existência de uma marca anterior parecida não leva, por si só, ao indeferimento. A lei veda o registro quando há possibilidade de confusão ou associação indevida, e essa avaliação depende do conjunto dos sinais, dos produtos e serviços, do fundamento legal invocado e das circunstâncias do mercado.

Marcas com elementos em comum convivem quando os segmentos são distintos, quando o termo coincidente é de uso comum ou quando o conjunto produz impressões diferentes. Em outros casos, o risco de confusão é real, e o caminho mais seguro pode ser ajustar a especificação ou negociar com o titular da marca anterior. Não há resposta categórica: a conclusão vem da análise do caso. O tema é tratado em detalhe no artigo sobre marca indeferida por semelhança.

Atuação jurídica em manifestações perante o INPI

Perguntas frequentes

Informações sobre a atuação profissional

Fontes oficiais: Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) · Portal do INPI · Manual de Marcas do INPI