Advogado para defesa em processo administrativo de nulidade de marca

A concessão do registro não encerra, de imediato, toda discussão sobre a marca. A Lei da Propriedade Industrial permite que o registro seja questionado depois de concedido, e o titular que recebe a notificação de um processo de nulidade precisa examinar a comunicação, os fundamentos alegados e o prazo para a defesa em processo administrativo de nulidade de marca.

O processo não significa que o registro será anulado. Significa que o INPI vai reexaminar a concessão, e que o titular tem a oportunidade de demonstrar, com argumentos e documentos, que o registro foi concedido de acordo com a lei.

O que é um processo administrativo de nulidade de marca?

O processo administrativo de nulidade de marca, conhecido pela sigla PAN, é o procedimento no qual o INPI verifica se um registro foi concedido em desacordo com a Lei da Propriedade Industrial (LPI) (arts. 165 e 168). Pode ser instaurado de ofício pelo próprio INPI ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180 dias contados da data da expedição do certificado de registro (art. 169). Segundo o Manual de Marcas, essa data corresponde à publicação da concessão na RPI.

O despacho aparece na consulta ao processo como “Notificação de instauração de PAN a requerimento” (código IPAS400) ou “de ofício” (código IPAS437). Para o significado do despacho, veja a página sobre o processo de nulidade de marca no INPI.

O PAN não se confunde com outros procedimentos:

• Oposição: é apresentada contra o pedido, antes da concessão (art. 158). Veja a página sobre a defesa contra oposição de marca.
• Recurso contra indeferimento: é apresentado pelo próprio depositante contra a decisão que negou o pedido (art. 212). Veja a página sobre o recurso contra indeferimento de marca.
• Ação judicial de nulidade: é proposta na Justiça Federal, com prazo e regras próprios (arts. 173 a 175), e é tratada mais adiante.

Por que um registro de marca pode ser questionado?

O fundamento geral é que o registro foi concedido em desacordo com a lei (art. 165). Na prática, os pedidos de nulidade costumam alegar, conforme o caso:

• Conflito com marca anterior registrada: reprodução ou imitação de marca alheia para produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, com risco de confusão ou associação (art. 124, XIX).
• Marca que o titular não poderia desconhecer: imitação de marca alheia que o requerente do registro evidentemente conhecia em razão da sua atividade (art. 124, XXIII).
• Marca notoriamente conhecida ou de alto renome: proteção especial prevista nos arts. 126 e 125.
• Conflito com nome empresarial ou título de estabelecimento de terceiros (art. 124, V).
• Falta de distintividade: sinal genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo em relação ao produto ou serviço (art. 124, VI).
• Legitimidade do titular: requisitos do art. 128, como a atividade exercida pelo requerente na data do depósito.
• Uso anterior de boa-fé: o direito de precedência de quem já usava marca idêntica ou semelhante há pelo menos seis meses (art. 129, § 1º), conforme o entendimento atual do INPI.

Cada fundamento tem requisitos próprios, e a defesa depende de identificar exatamente quais foram invocados e se estão comprovados.

O que fazer ao receber uma comunicação de processo administrativo de nulidade?

As primeiras providências são:

• Identificar o processo e a publicação: conferir na RPI o número do registro, o código do despacho e a data da publicação, que é o marco do prazo.
• Ler o pedido de nulidade: a petição fica disponível no processo, no sistema do INPI, e indica o requerente, os fundamentos legais e as provas apresentadas.
• Verificar quem pede a nulidade: se demonstra legítimo interesse e qual é a situação da marca ou do direito em que se apoia.
• Reunir os documentos da marca: histórico de uso, materiais com datas e documentos da empresa.
• Buscar avaliação jurídica individualizada: a estratégia depende dos fundamentos e das provas do caso concreto.

Avisos recebidos por e-mail ou correspondência, inclusive de terceiros que oferecem serviços, não substituem a consulta à publicação oficial.

Qual é o prazo para apresentar defesa?

O titular é intimado para se manifestar no prazo de 60 dias (art. 170 da LPI). O prazo é contado da publicação da notificação na RPI, e não da data em que o titular tomou conhecimento por outro meio. Os prazos da LPI são contínuos, e o direito de praticar o ato se extingue com o seu decurso, salvo justa causa comprovada (art. 221).

Decorrido o prazo, o processo é decidido mesmo que o titular não tenha se manifestado (art. 171). A lei não impõe penalidade pelo silêncio, mas, sem manifestação, o INPI decide tendo diante de si apenas os argumentos e as provas de quem pediu a nulidade.

A manifestação é apresentada por petição eletrônica no sistema do INPI, com o pagamento da retribuição correspondente.

Como é estruturada a defesa do registro?

A defesa em processo administrativo de nulidade de marca é construída a partir do pedido concreto. Conforme o caso, a estratégia pode envolver:

• Análise dos fundamentos do pedido de nulidade: quais dispositivos foram invocados e se os seus requisitos estão presentes.
• Exame do histórico do processo de registro: o que foi examinado na concessão, eventuais oposições, exigências e decisões anteriores.
• Avaliação dos requisitos legais de registrabilidade: distintividade do sinal, legitimidade do titular e situação das marcas anteriores na data do depósito.
• Comparação dos sinais e dos produtos ou serviços, quando o pedido alega conflito com marca anterior: conjunto gráfico, fonético e ideológico, afinidade entre os segmentos e convivência no mercado.
• Exame dos documentos e das provas apresentados pelo requerente e dos que o titular pode apresentar.
• Formulação dos argumentos jurídicos adequados ao caso, à luz da LPI e do Manual de Marcas do INPI.

Uma defesa genérica, que apenas afirma a regularidade do registro, raramente enfrenta o que está em discussão. Para uma análise mais ampla do tema, veja o artigo sobre a manifestação sobre nulidade administrativa.

Como o escritório atua na defesa em processos de nulidade?

1. Análise da comunicação e dos autos administrativos. Leitura da publicação, do pedido de nulidade e do histórico completo do registro.
2. Identificação dos fundamentos da impugnação. Dispositivos legais invocados, requisitos de cada um e legítimo interesse do requerente.
3. Avaliação dos documentos e das questões jurídicas. Provas apresentadas pelo requerente e provas que o titular pode reunir.
4. Discussão das alternativas com o cliente. Manifestação, eventual limitação dos produtos ou serviços, negociação com o requerente quando o conflito for comercial e medidas relacionadas à marca do requerente. A decisão é sempre do titular.
5. Elaboração e apresentação da defesa, quando contratadas. Manifestação técnica que enfrenta cada fundamento do pedido, com os documentos pertinentes, dentro do prazo.
6. Acompanhamento do procedimento, conforme o escopo contratado. Monitoramento das publicações na RPI, resposta a eventuais exigências e orientação sobre a decisão.

Quais documentos podem ser necessários?

A documentação depende dos fundamentos alegados. Como exemplos:

• o número do registro, a partir do qual obtemos o pedido de nulidade e o histórico no sistema do INPI;
• procuração para a representação perante o INPI;
• material que mostre o uso da marca, com datas: embalagens, rótulos, catálogos, páginas de venda, notas fiscais e publicidade;
• documentos da empresa, quando for preciso demonstrar a atividade exercida na data do depósito;
• informações sobre o mercado, os canais de venda e o público, quando o pedido alega risco de confusão;
• eventual correspondência, acordo ou histórico de convivência com o requerente.

Nem todos serão necessários em todos os casos. A lista definitiva é indicada depois da análise do pedido de nulidade.

Qual é a diferença entre nulidade administrativa e nulidade judicial?

As duas vias discutem a validade do registro, mas têm natureza, competência e procedimento distintos:

• Quem decide: na via administrativa, o Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa (art. 171); na via judicial, a Justiça Federal, com a intervenção do INPI quando ele não for o autor (art. 175).
• Prazo para iniciar: o PAN deve ser instaurado em até 180 dias da expedição do certificado (art. 169); a ação judicial prescreve, em regra, em cinco anos da concessão (art. 174), ressalvadas as discussões sobre registros obtidos de má-fé.
• Procedimento: no PAN, o titular se manifesta em 60 dias (art. 170) e o exame é feito pelo corpo técnico do INPI; na ação judicial, o titular tem 60 dias para contestar (art. 175, § 1º), e há produção de provas sob o contraditório judicial.
• Medidas urgentes: na ação judicial, o juiz pode suspender liminarmente os efeitos do registro e o uso da marca, atendidos os requisitos processuais (art. 173, parágrafo único). No PAN, o registro permanece em vigor até a decisão.

Em ambas, a nulidade declarada produz efeitos desde a data do depósito do pedido (art. 167) e pode ser total ou parcial (art. 165, parágrafo único). A decisão administrativa também pode ser levada ao Judiciário.

O que acontece depois da apresentação da defesa?

Encerrado o prazo de manifestação, o processo aguarda o exame técnico. Nessa fase, o INPI pode formular exigências às partes e, ao final, emite parecer que subsidia a decisão do Presidente do Instituto. O pedido de nulidade pode ser:

• não provido, com a manutenção do registro (despacho IPAS532);
• provido, com a declaração de nulidade do registro (despacho IPAS530);
• provido em parte, com a manutenção do registro apenas para o que permanecer registrável.

O processo prossegue ainda que o registro venha a ser extinto (art. 172). Por isso, a renúncia ao registro não encerra, por si só, a discussão. A apresentação da defesa não garante o resultado: ela assegura que a decisão seja tomada com os argumentos e as provas do titular no processo.

Atuação jurídica em processos administrativos de nulidade

Perguntas frequentes

Informações sobre a atuação profissional

Fontes oficiais: Lei nº 9.279/1996 (Lei da Propriedade Industrial) · Portal do INPI · Manual de Marcas do INPI